近年来,国内企业对专利在提升核心竞争力方面的作用有了进一步的认识,不断投入财力物力进行专利申请,但很多企业在专利申请过程中,仍存在不少误区;一丰知识产权龚先生认为,至少存在以下10个常见误区。
误区1、自主研发产品无需申请专利就能获得保护
一些创业者或者发明人认为,只要是自己研发的产品,无需申请就能获得保护,甚至认为在公开场合发表了,就表示拥有了该项知识产权的保护。专利是一种垄断权,以在先申请为原则。也就是说,自主研发的技术成果如果不申请专利,就得不到法律确认和保护。一旦出现侵权行为,该项自主研发成果是无法获得法律保护的。
特别值得一提的是,在我国,专利申请采用的先申请原则,具有创造性、新颖性和实用性的发明创造谁先申请,专利就授予谁。所以,发明人如不及时申请,而被他人抢先申请并被授予专利权,就无法追究他人的法律责任,甚至自己会成为被告,这样的案例数不胜数。因此,一旦有合适的产品,就有必要尽快申请专利,以便获得保护。
误区2、产品大规模生产或运营后不再申请专利
有些权利人或者发明人认为申请了一项或者几项专利后,就能永远获得保护,并且忽视后续研发或者申请工作。即使开发出了新产品或有了新改进,也不再申请专利。这种一劳永逸的思想,会限制专利的延伸和专利保护,特别是,如果他人针对已申请的产品进行了改进,并且获得了专利授权,就会影响原专利价值的发挥,甚至会导致原专利权人变成侵权人。特别是很多行业产品更新换代比较快,如果没有及时跟上专利申请的进程,就会落入这个误区陷阱。
误区3、创意没有成型的产品或者投入生产,无需申请专利
很多权利人或者发明人认为,专利一定要有实际的产品,或者投入生产的工艺流程,才能申请专利。这是对专利申请保护认识不足造成的。特别是,在产品或者工艺思路被公开后,然后申请专利,即使获得了授权,侵权人也会以专利申请之日技术已经被公开为由进行抗辩,有些专利无效就是针对这种创意或者设计产品被提前公开进行的。实际上,专利只要有切实可行的想法,甚至是只有设计图纸,或者思路,符合专利授权的三要素,就可以申请专利了,既能获得专利保护,还能占领先机,更重要的是投入的成本也是最低的。
误区4、一个产品仅仅申请一项专利
一些申请人或者发明人认为,一个产品只需要申请一个专利即可,有些认为要么是发明专利,要么是外观专利或者实用新型专利。这是对专利的误解所致。专利分为发明专利、实用新型和外观专利三种,保护的侧重点不同。发明专利主要针对创造性较强的专利,产品工艺方法或者产品结构等等,一般需要两年左右获得授权;实用新型则是针对产品的结构方面申报保护,一般6个月左右获得授权,外观专利则是针对产品的外观申请,一般4个月获得授权。同一个产品,完全可以申请多个专利,产品外形、结构或者工艺方便如有不同,具有足够的创造性和新颖性,就能同时申请多类型或者多个专利,从不同角度获得授权保护。
误区5、担心技术一旦申请专利就会泄密,甚至会被盗用而忽视专利保护
很多申请人认为,一旦自己的东西交给代理人办理,就会存在泄密的可能性;还有的人认为,一旦专利公开,就会被泄密。这个问题其实就是一个信用度问题,实际上,代理人需要接触到的技术很多,如果都这样泄密客户的资料,违背了基本的职业道德,在从业层面也是无法长久的,一些这样的公司也迟早会被客户举报,无法长久的。当然,个别机构个人代理人作风不正,但这不是主流,不能因为以偏概全,忽略自己专利的申请保护,采用合适的约束机制,多了解,是可以避免这个问题的。
而专利公开会导致泄密的问题,这个就涉及到从哪个角度看问题的情况了,专利本身是以公开换取保护的,如果技术不公开,显然也无法获得保护,那种只能描述功能,而没有具体实施方式的专利,也无法获得授权。但这个有个侧重点,特别是一些配方,允许给范围。不仅如此,对于必要性的关键技术,可以通过商业秘密予以保护。
专利保护与商业秘密保护各有利弊,需要根据情况慎重选择。申请专利,当别人侵权时可以通过法律的强制性制裁侵权人保护专利权人的利益;不利之处就是必须充分公开技术方案,公开到使这一领域的普通技术人员能通过公开的技术方案加以实施的程度,这就给别人提供了在此技术方案基础上进一步研发的机会。如果技术成果采用技术秘密加以保护,不用像申请专利那样公开技术方案,如果保护措施得当,别人难以了解。它的不足之处就是,一旦因为技术持有人保护不力导致泄密或被他人窃取,就很难追究他人的责任。或者他人也开发出同样的技术并申请了专利,你再用这一技术就构成了侵权。
因此技术成果持有人需要在专利保护和技术秘密保护两者之间加以权衡,选择合适的方式。对那些容易保密、他人难以知晓的技术成果可以采用技术秘密保护,可口可乐的配方就是如此,直到今天仍处于很好的保护之中。而对那些业内行家看一眼就明白、很难保密的技术成果最好采用专利保护。
误区6、获得了专利证书等于有效的专利权
专利证书即使获得了,也不代表真正拥有专利权,这一点很多人容易忽略。由于对实用新型和外观设计专利不进行实质审查,即使在申请之前已经有人就相同的技术方案申请过相同的专利,该申请仍可能会被批准,也就是说能获得证书。如果没有人提出异议,你的专利权会维持下去。一旦有人对你的专利提出无效宣告,那么你的专利就可能会被无效,失去专利权。即便是发明专利,虽然国家知识产权局对它进行过实质审查,但谁也不能保证发明专利审查部门对世界范围内所有相关的文献资料都检索过,也存在被无效的风险。
因此,获得了专利证书,并不代表你的专利是真正有效的专利,只是代表国家知识产权行政机关对该专利申请的批准。只有在你的专利有效期内没有人对你的专利提出无效宣告或者有人提出无效宣告但复审委员会经过复审后维持了你的专利权,此时你的专利才是真正有效的专利。因此,获得了专利证书也不能高枕无忧,特别是在后续还需要注意缴纳年费,维持有效。专利不同于商标,每年需要缴纳年费,如果错过了期限,就会导致专利失效。
误区7 技术交底书材料提供不足或自行申请导致材料被公开但无法授权
一些申请人提交的专利申请文件非常简单,有的甚至只有几句话,技术方案完全没有交待清楚,导致代理人无法撰写出合适的专利申请文本。有些申请人会以技术保密为由回避,害怕更多的材料泄密。这就是没有把握好保密与公开的度。他们一味要求保密,却忽视了公开不充分的问题。大量的案例表明,如果一件专利申请被审查员以技术方案公开不充分为由而发出审查意见通知书,则这件专利申请基本上要被驳回。
还有一种情况,一些申请人为了节约成本,自己撰写申请专利,提交专利申请,但因为专利撰写申请涉及的问题比较多,在撰写材料存在不足,会出现多种缺陷,这种材料提交上去后,审查员会以多种形式或者实质审查予以驳回,但是,这种专利,特别是发明专利已经被公开,当再一次撰写提交的时候,就会因为以前公开过或者申请过,失去在先原则,没有了新颖性,也无法进行再次申请。在笔者多年的工作经验中,碰到多起这样的实例,很好的一个发明授权案例,就因为当初节约成本导致公开却无法符合专利撰写申请要求,而失去了授权机会。
误区8、专利申请前不做任何检索盲目提交
有些申请人提交的专利申请文件没有做查新检索,对技术方案的新颖性如何不确定,根本不知道其技术方案有没有公开过或公开使用过。实际上,很多授权专利的获得,事先都是进行过大量查新的。国外有人统计,在一项新的技术或新的发明中,其中约90%的知识是通过各种文献信息而获得的,真正创造性的工作仅占10%左右。专利检索能避免很多不必要的工作,在实践很多申请人认为他们的产品没有在市面上公开,因此,必然能申请专利。实际上,如前所述,很多创意或者思路,一旦被申请公开了,就无法在申请了。这一点对于那些自以为自己的产品不错的人,特别是需要重视,不进行检索查重,是专利申请的大忌。
误区9、先发表论文或者网站上公开创意设计后再申请专利
有些发明人取得研究成果后急于发表文章或成果鉴定,而没有想到先申请专利保护。因为发表文章或成果鉴定不可避免地要公开技术内容,使专利申请失去新颖性而得不到保护。这种情况在高校老师申请专利中特别明显,他们没有意识到应该先申请专利,然后发表论文,很多时候,专利检索到是他自己公开的论文。也有一些人无所事事,将自己的创意设计进行网上公开,结果在审查中,就会出现对比文件,这些公开的往往都是他自己的材料。还有一些及时没有被查到,但因为提前在网站上公开了自己的创意,或者素材,也会被当作无效的证据。
误区10、对专利保护没有规划和管理
一些申请人,特别是一些企业,申请了很多专利,但是没有相应的管理部门;也有一些企业或者申请人认为专利管理无所谓,不重视专利、商标相关知识产权的管理;还有一些是委托其他机构办理,但因为没有对接上,甚至一些代理机构消失,就会导致对专利没有进程跟踪和管理,在专利申请或者授权后,无法及时获得专利的动态。还有一些企业或者申请人,盲目申请专利,为了专利而申请专利,结果浪费了钱财,获得一堆所谓垃圾专利。为了专利而专利,需要量力而行,特别是高质量的专利应该与企业经验策略相关联,而不是短视。还有些企业,认为专利没什么用,反而还要缴纳年费,浪费钱财,因此,忽略了相应的价值。殊不知,即使是一些不值钱的无用专利,在目前专利营运市场火爆的今天,有时候还是能解他人燃眉之急的,企业不需要,进入专利转让市场,还能回收一些成本的,这也是企业拥有专利营运专利的另一个好处所在。
专利“三性”解析
1、新颖性
新颖性即被授权的技术方案或者外观设计与已经公开的技术方案与外观设计不相同、不近似。新颖性的重点在一个“新”字,即为新的东西,不是现在已经被大家知道的东西。这里有一个问题需要注意:新颖性指的是没有公开过,并非没有存在过,已经存在的技术方案还是有可能具有新颖性的。比如,有的技术方案虽然已经存在,但是是以商业秘密或者军事机密的形式存在的,从市场的产品上也不能通过反向工程等方式得到该技术方案,那么该技术方案还是具有新颖性的。
所以,像这样的问题“A工厂未经我的同意用我的技术生产产品,我申请了专利之后,是不是就可以阻止它使用我的技术了”就可以知道答案了。既然技术已经被别的工厂知道了,并使用了,还制造了产品,也就是这个技术已经是现在已经有的、并且已经被公开的技术了,这种情况不符合新颖性的规定,不能得到授权。另外,这个问题“现在几家公司都用这套技术方案生产产品,我能不能把这套技术方案申请为专利,阻止另外几家公司的使用”也可以得到回答,既然已经有好几家公司在使用这个技术方案了,那么这个技术方案已经被公开了,丧失了新颖性,申请专利将不能得到授权。
但是这个问题如何回答呢:“这项技术中国没有,是美国的技术,我能不能在中国申请专利”?这个问题涉及公开方式和公开标准的问题。公开的方式分为出版公开与使用公开。出版公开即通过专利文献、期刊、报纸、网络等方式把技术方案描述出来,这种情况下不管有没有人看到,都视为已经公开了。使用公开即通过使用该技术方案而公开,比如发明的是一种产品,把这种产品生产出来并推向市场即公开了。应该注意的是,有的使用未必会公开技术方案,比如:该技术方案是一种生产方法,即使产品推向市场,通过对产品的观察无法获知该技术方案,则没有公开,不丧失新颖性。出版公开一直使用的标准是“国际标准”,即没有在世界范围内的出版媒介中出现过。使用公开的标准在《专利法》修改前后有所变化。《专利法》在2008年修改以前,对使用公开采取的是境内标准,即只要在境内使用了发明或者使用新型,他人可能得到该技术方案的情况下,就视为已经公开,丧失了新颖性;反之,则具有新颖性。2008年《专利法》进行了修改,修改之后的《专利法》把使用公开的标准从“国内标准”改为了“国际标准”,即只要在世界范围内使用了该技术方案,并且他人可能获得该技术方案,则为丧失新颖性。为什么修改呢?就是为了防止出现不劳而获,把他人智力成果占为己有的情况出现。所以,如果现在回答这个问题的话,答案就是:如果该技术在美国已经被公开,无论是出版公开还是使用公开,那么在中国也丧失新颖性,得不到中国的专利授权。
另外,为了鼓励正常的学术交流,减轻恶意泄露给权利人造成的损害,我国《专利法》第二十四条也规定了丧失新颖性的例外:申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:
(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;
(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;
(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。
2、创造性
创造性是发明和实用新型专利授权的实质性条件之一,指的是发明或者实用新型的技术方案相比现有的技术具有一定的实质性特点和进步。简而言之,创造性就是要比现有技术先进,或者有其他的特点并且不能落后。创造性重点在“进步”两字。这个条件也是非常容易理解的,如果一个技术方案比现有的技术方案还要落后,法律为什么要进行保护呢?
所以,这个问题“我这个技术虽然落伍了,但是我想申请专利,因为我公司要评选高科技企业”就不难回答了。为了鼓励创新,各地开展了高新科技企业的评选活动,设定了一定的标准(一般会有专利的种类和数量的要求),符合这个标准的企业被评选为高科技企业之后可以享受税收、土地出让等一系列政策上的优惠,所以吸引了许多的企业申报、参与评选。其中,不排除有的企业为了申报的需要、并非为了市场的需要而把一些落后的技术申请专利。根据我国专利法的规定,没有创造性的专利是不能得到授权的。
当然,也有人可能会想:这个创造性如何衡量呢?创造性的认定以技术方案所属领域普通技术人员的认知能力为标准。在专利申请的过程中,专利审查员也是被《专利法》假定为普通技术人员。
3、实用性
实用性指的是技术方案能够在生产、服务等产业中重复使用。简而言之,实用性就是该技术方案可以用在实际的生产、服务过程中,并且不是一次性的,可以重复用。实用性重点在“可用”两字。如果是不能用的天方夜谭,技术方案再好,那也是没有意义的。而对于一些只能一次性使用的技术方案,用法律进行保护也是没有任何意义的。
现实中,有的技术方案比较简单,可以非常快的完成,但是也有的技术方案非常复杂,费时费力。所以就有了这样的问题:“我的这个技术方案还不成熟,还不能生产出产品,但是我怕成熟了之后别人先申请了专利,我能不能先把专利申请了再说”。这个问题的关键就在于这个技术方案是否具有实用性。如果这个按照这个技术方案不能生产出相应的产品,那么它就没有实用性,就不能得到专利授权。但是也有一些技术方案,虽然是分阶段完成的,但是每个阶段完成的技术方案都是有实用性的,都可以用在实际的生产、服务中,那么这些技术方案可以分步骤、分批次申请专利。
我国的《专利审查指南》规定了几种不具有实用性的情况:①、非治疗目的的外科手术方法,比如美容手术。这种手术的对象是个人,无法重复使用。②、测量人在极限情况下的生理参数方法,例如逐渐降低人或者动物的体温,观察人或者动物的耐寒程度。这种测试方法与个体的体质等个性因素相关,不具有重复性,不能重复使用。③、由自然条件限定的独一无二的产品,例如与特定自然环境有关的水坝设计,这种设计依赖于自然环境,无法复制,也不具有实用性。
另外,如果技术方案的实施可能造成环境污染或者能源浪费,也不符合实用性的要求。
以上是对专利的三性问题进行的一些简单介绍,原则上说,丧失该三性中的任何一性都是无法获得专利授权的,但是现实中也确实存在着一些不具备三性条件但是得到授权的情况,这里既有制度的原因,也有人为的原因。比如,根据法律规定,申请实用新型与外观设计专利并需要经过实质审查,也就是说实用新型专利和外观设计专利的授权并不用审查新颖性、创造性、实用性等三性问题;另外,发明专利的授权虽然需要经过实质审查,但是避免不了存在漏网之鱼。那么,这些情况下三性问题如何发挥作用呢?
首先,根据《专利法》第四十五条的规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”也就是说,不管是发明、实用新型还是外观设计,如果存在缺乏实质性条件的情况,随时可能被他人申请宣告专利无效。
其次,因为实用新型与外观设计的授权没有经过实质审查,如果发生侵犯专利权的情况到法院起诉侵权的时候,法院往往会要求专利权人出具一个专利检索报告或者专利权评价报告,这个报告就是对实用新型或者外观设计的新颖性、创造性和实用性问题进行审查,审查完之后再审理侵权的问题。如果三性中缺乏任何一性,则不但不能阻止他人侵权,还有可能被他人申请宣告专利无效。
综上,现在人们知识产权意识很强,做出了新的技术方案之后大多会想到申请专利进行法律保护。在申请专利之前有必要了解一下专利授权的实质条件,即三性:新颖性、创造性、实用性的问题,自己先对自己的技术方案进行一下评估、判断。当自己的实用新型或者外观设计专利遇到侵权的时候,先考虑一下自己的专利是否符合三性的要求,再做出合适的维权方案。